Em 30 de maio, a Corte Suprema dos Estados Unidos emitiu sua esperada decisão no assunto Impression Products versus Lexmark International. Em uma decisão quase unânime, o Tribunal Supremo decidiu a favor de Impression Products, um pequeno fabricante com base em Charleston, Virginia Ocidental. A decisão estabeleceu algumas questões acaloradamente disputadas e relacionadas à quando se esgotam as proteções de
patentes do titular de uma patente. A decisão da Corte representa uma vitória importante para os remanufaturadores dos Estados Unidos e restringe certos direitos do titular das patentes pelos quais os remanufaturadores (e outros) estiveram lutando durante anos.

As duas questões disputadas no caso de Impression Products versus Lexmark International centravam sobre se houveram circunstâncias que permitiram aos titulares de patentes norte-americanas manter seus direitos de patente depois da primeira venda autorizada de um produto protegido por patente.

Em primeiro lugar, se pediu à Corte Suprema resolver se o titular de uma patente podia colocar restrições ou condições sobre um produto, como de “único uso” e assim reter os direitos de patente depois da primeira venda. Em segundo lugar, se perguntou à Corte se um titular conserva seus direitos de patente nos Estados Unidos depois que uma venda autorizada ocorre fora dos Estados Unidos. Ao se colocar ao lado de Impresssion Products, o alto tribunal respondeu com um redondo “não” a ambas perguntas.

As questões legais
Para entender os problemas centrais do caso, temos que olhar a duas sentenças anteriores da Corte de Apelações do Circuito Federal. Ambas decisões conservam a proteção de uma patente depois da primeira venda autorizada de um produto patenteado. Em sua sentença de Mallinckrodt versus Medipart em 1992, os juízes da Corte Federal de Apelações determinaram que os titulares de patentes retêm certas proteções de artigos patenteados vendidos com uma restrição de “legal e claramente comunicado” de único uso/não revenda. Em 2001, a Corte de Apelação, uma vez mais esteve do lado dos titulares de patentes de Estados Unidos em Jazz Photo Corp. versus International Trade Commission, encontrando que os titulares de patentes conservam seus direitos de patente sobre artigos que são primeiro vendidos no estrangeiro.

Estar no lado equivocado das decisões de Mallinckrodt e Jazz Photo teve grandes implicações para os remanufaturadores nos Estados Unidos, como Impression Products.

Com o passar dos anos, várias OEM têm impetrado ações baseadas nestas sentenças, que tenham sido codificadas em sólida jurisprudência. Mais de um fabricante de hardware tinha utilizado Mallinckrodt e Jazz Photo para argumentar com êxito em tribunais dos Estados Unidos que conservaram proteções de patentes em cartuchos vazios de tinta e toner. Conservando estas proteções, as sentenças afetaram o acesso da indústria da remanufatura a sua matéria prima mais importante: os cartuchos vazios.

Lexmark baseou parte de seu caso contra Impression Products na decisão de Mallinckrodt, afirmando que as patentes de seu Programa de Retorno de cartuchos de toner seguiam sendo aplicáveis mesmo depois da primeira venda. Os clientes que compram no Programa de Retorno de SKUs estão de acordo em retomar seus cartuchos usados a Lexmark e a OEM lhes dá um desconto sobre o preço da compra inicial pelo retorno prometido. Lexmark argumentou com êxito em Cortes menores que, sobre Mallinckrodt, conservava suas proteções de patentes no Programa de Retorno devido à restrição de único uso/não revenda. Se um terceiro tal como Impression Products remanufaturava um cartucho do Programa de Retorno, as patentes sobre os cartuchos eram violadas durante o processo graças a Mallinckrodt.

A decisão de Jazz Photo se baseava na ideia de que as patentes dos Estados Unidos somente são relevantes e aplicáveis dentro dos Estados Unidos. Dado que as leis de patentes dos Estados Unidos terminam nas fronteiras, as patentes dos Estados Unidos não se esgotam se se produz a primeira venda de um produto fora dos Estados Unidos.
Sobre Jazz Photo, Lexmark argumentou que conservava suas patentes em carcaças vazias de cartuchos primeiro vendidas fora dos Estados Unidos. Se estas carcaças retornavam aos Estados Unidos e eram remanufaturadas, como o fez Impression Products, o remanufaturador tinha violado patentes da OEM.

O longo caminho à Suprema Corte dos Estados Unidos O caso Impression Products versus Lexmark International que em última instancia chegaria à Corte Suprema de Estados Unidos, começou em 2010. Naquele momento, Lexmark apresentou uma demanda de infração de patentes na Corte de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Ohio contra um número de empresas que comercializavam insumos de terceiros. Ainda que Impression Products não foi uma das empresas nomeadas naquele momento, a demanda original do 2010 envolveu um total de 26 empresas, incluindo manufaturadores de insumos de terceiros, seus distribuidores e parceiros do setor. Todas as empresas finalmente acordaram com Lexmark.

No entanto, o caso permaneceu aberto porque a demanda de Lexmark incluiu a supostos demandados sem identificar “NN” que a OEM programava chamar em uma denúncia modificada. Em 2012, Lexmark enviou cartas a numerosas empresas de insumos de terceiros, as acusando de violação de patente por, supostamente, remanufaturar cartuchos do Programa de Retorno ou vazios vendidos fora dos Estados Unidos. A OEM ofereceu às empresas a opção de chegar a um acordo ou ser acusadas em um expediente modificado do caso ainda aberto na Corte de Ohio. Enquanto dezenas de empresas chegaram a um acordo com a Lexmark, houveram alguns que resistiram. Em 2013, Lexmark cumpriu sua amaça e apresentou uma ação modificada nomeando aos que resistiram como acusados. Impression Products estava entre as empresas nomeadas como um novo demandado.

Finalmente, as novas empresas nomeadas no caso optaram por chegar a um acordo com Lexmark. Todas exceto uma: o remanufaturador de West Virginia. Isto criou as bases do caso Lexmark v. Impression Products, que se escutou no Distrito Sul da Corte de Ohio no ano de 2014. O Tribunal decidiu a favor de Lexmark em uma questão chave (que Impression Products infringiu pela venda de cartuchos remanufaturados usando vazios primeiro vendidos no estrangeiro, pelo qual Lexmark conservava seus direitos de patente) e a favor de Impression Products em outro (que a venda de Impression Products de cartuchos remanufaturados do Programa de Retorno não violava patentes de Lexmark porque Lexmark tinha esgotado seus direitos de patente nestes cartuchos). Ao parecer, nenhuma das partes ficou satisfeita com a decisão dividida da Corte de Ohio. Em 2014, ambas companhias apelaram a decisão à Corte de Apelações do Circuito Federal.

Em fevereiro de 2016, a Corte de Apelações decidiu a favor de Lexmark e reafirmou suas
decisões Mallinckrodt e Jazz Photo. Impression Products imediatamente apelou a decisão. A Corte Suprema decidiu escutar a Impression Products v. Lexmark no final do ano passado.

Fala a Suprema Corte
O Presidente da Corte Roberts, redigiu a opinião para a maioria e reafirmou as duas questões chave que implicam o esgotamento das patentes descritas anteriormente. A primeira questão ante a Suprema Corte, foi “se um titular que vende um produto sob uma restrição expressa sobre o direto do comprador a voltar a utilizar ou revender o produto poderá fazer valer essa restrição através de uma demanda de infração.”

A segunda questão levantada por Roberts foi “se um titular esgota seus direitos de patente pela venda de seu produto fora de Estados Unidos, onde não se aplicam as leis de patentes norte-americanas”. Roberts manifestou em seu relatório que a Corte fundamentou que “a decisão do titular da patente de vender um produto esgota todos seus direitos de patente nesse produto, independentemente de qualquer restrição que o titular pretenda impor ou a posição da venda”. Com respeito aos cartuchos do Programa de Retorno, Roberts redigiu que “Lexmark esgotou seus direitos de patente nestes cartuchos no momento que os vendeu”. Indicou, no entanto, que sob a lei do contrato Lexmark podia impor restrições de único uso/não revenda nos cartuchos do Programa de Retorno. Se assim o decide, Lexmark é livre de demandar contra seus clientes se os cartuchos não são devolvidos e o acordo do Programa de Retorno é violado contratualmente, mas nenhum reclamante pode se garantir sob a lei de patentes. Sobre a questão de se Lexmark conservava seus direitos de patente em produtos que são vendidos primeiro no estrangeiro, a Corte disse clara e brevemente, “uma venda autorizada fora dos Estados Unidos, o mesmo que uma dentro dos Estados Unidos, esgota todos os direitos sob a Lei de Patentes”.

O Ditame da Corte Suprema, emitido pelo Presidente da Corte John Roberts, foi acompanhado pelos juízes Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Stephen Breyer, Samuel Alito, Sonia Sotomaior e Elena Kagan. A juíza Ruth Bader Ginsburg redigiu uma opinião coincidindo em parte com a decisão da maioria, mas também dissidente em parte. Seu desacordo relacionado com como a Corte chegou a sua decisão com relação ao esgotamento no estrangeiro das proteções de patentes e indicou que estava de acordo com a decisão da Corte de Apelação. O mais recente juiz da Corte, Neil Gorsuch, não participou no caso.

E agora o que?
Dentro (e fora) da indústria de imagens de escritório, a sentença da Corte Suprema é um grande problema. Ao anular as decisões de Mallinckrodt e Jazz Photo de um só golpe basicamente se mudam leis de patentes nos Estados Unidos. Realmente isto representa uma má notícia para as OEM. Durante ao menos uma década, os advogados de mais de um fabricante de hardware têm confiado nestas decisões para demandar com êxito a dezenas de firmas de insumos da remanufatura por infringir patentes OEM. Lexmark parece ser o maior perdedor. O Programa de Retorno da empresa é exclusivo de Lexmark, pelo que será especialmente doloroso perder as proteções proporcionadas por Mallinckrodt. O negócio de insumos da empresa sofrerá efeitos negativos adicionais pela decisão da Corte Suprema. Os investimentos por insumo em Lexmark disfrutaram de um bom aporte à medida que a companhia assinava acordos com uma enorme quantidade de fornecedores de insumos de terceiros nos Estados Unidos ao redor de 2012. Parte dos acordos exigiam que as empresas detivessem a venda de produtos que violavam as patentes de Lexmark. Sem Mallinckrodt e Jazz Photo, a disponibilidade de produtos remanufaturados não infratores de Lexmark deveria crescer sem demora e aposto que muitas empresas com acordos firmados com as OEM começarão a avançar sobre estes produtos agora não infratores.

Ainda que, todavia, é um grande problema, a recente decisão da Corte Suprema não afetará à indústria da maneira que poderia ter sido 10 ou 15 anos atrás. Se as decisões iniciais, especialmente a de Jazz Photo, tivessem sido diferentes, realmente teria mudado o jogo para os remanufaturadores dos Estados Unidos. Naquela época, o panorama competitivo era muito diferente de o que é hoje. Haviam muitos mais remanufaturadores e ter acesso a um conjunto mais amplo de vazios teria facilitado a vida para muitos deles. Por outra parte, dado que o preço dos vazios está determinado em grande parte pela disponibilidade de carcaças, o preço dos cartuchos vazios teria sido menor. E certamente sem ter que se preocupar por demandas derivadas de Mallinckrodt e Jazz Photo tinham baixado os níveis de estresse para muitos remanufaturadores nos Estados Unidos.

Hoje, os remanufaturadores dos Estados Unidos estão fazendo frente a novos desafios. As OEM têm desenvolvido novos medos para reter sua participação no mercado. Os programas MPS, as tecnologias de chip inteligente, as atualizações de firmware anti clone e os programas de marketing destinados a promover o uso de cartuchos originais, todos têm provado ser estratégias eficazes aos fabricantes de hardware para proteger seus negócios da ameaça da remanufatura. Além de afrontar novas ações por parte das OEM, os remanufaturadores dos Estados Unidos enfrentam novas ameaças de fornecedores não OEM que não eram um problema há 15 anos.

Mais que lutar com a competição nacional, os últimos remanufaturadores dos Estados Unidos agora devem competir com as importações que se produzem em fábricas com custos fixos muito baratos que não são alcançáveis nos Estados Unidos. Alguns destes produtos estrangeiros são fabricados com pouca ou nenhuma consideração a respeito das patentes OEM e estão baseados em vazios totalmente novos mais que legitimamente remanufaturados de cartuchos usados OEM. Ainda estou seguro de que a revogação de Mallinckrodt e Jazz Photo baixará os preços dos vazios, não há forma de que o preço dos legítimos vazios caiam tão drasticamente como para que os cartuchos remanufaturados nos Estados Unidos sejam capazes de competir com os novos compatíveis importados infratores.

Em um giro irônico, pode ser que a decisão da Corte Suprema de anular Mallinckrodt e Jazz Photo na realidade prejudique os remanufaturadores de Estados Unidos. A postura agressiva que as OEM têm tomado sobre os cartuchos remanufaturados baseados em vazios que primeiro se venderam no estrangeiro, tem ajudado à indústria de remanufatura nacional. Algumas das demandas OEM deram lugar a limitações à importação de produtos infratores do exterior.

Muitos clientes que tinham comprado cartuchos remanufaturados legitimamente no estrangeiro acudiram a remanufaturadores nacionais para permanecer no lado correto da antiga lei de patentes e, ao mesmo tempo, enfrentar problemas da cadeia de insumos provocados por restrições à importação. Sem Jazz Photo, suponho que muitas fábricas
estrangeiras buscarão novas oportunidades nos Estados Unidos, que porão novas pressões sobre os remanufaturadores nacionais.

Será interessante ver como a sentença da Corte Suprema sobre Mallinckrodt e Jazz Photo evolui. Para bem ou para mal, a sentença está obrigada a se fazer sentir na indústria.

fonte:blogdoreciclador